律师代理应诉商标侵权及申请撤销注册商标方式提供综合性法律服务案

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律师代理应诉商标侵权及申请撤销注册商标方式提供综合性法律服务案

案例内容
【案情简介】

2012年2月,山西华炬律师事务所接受某地方知名企业的委托,指派高满中、李亚东律师担任代理人,就某企业字号与他人注册商标引发的冲突,要求律师帮助其化解因商标侵权可能引发的巨额赔偿风险,同时取得与企业字号一致的注册商标使用权。

委托人是一家1997年注册成立的有限公司,企业名称中使用“奇美”字号。多年来一直致力于厨房家具的生产,其销售的产品简称“奇美橱柜”。2007年左右,当企业想把“奇美”、“奇美橱柜”注册为文字商标时,发现有一家山东公司已将“奇美”商标(以下简称“目标商标”)作为文字商标已在先注册了。委托人曾就商标受让问题派员与山东公司进行过沟通,后双方就商标转让之事不了了之。

2012年初,委托人发现这家山东公司将其“奇美”商标转让给了一家香港公司。而这家香港公司是一名大陆人出资一万港币设立的,而该出资人又与委托人内部已辞退员工存在特殊关系。委托人预感到可能会有麻烦,就先找这家香港公司的出资人协商商标转让事宜,因对方提出高额转让费导致谈判破裂。

为化解可能发生的经营风险,委托人与律师事务所签订代理合同。作者接受委托后,首先对注册商标的原持有人山东公司及其现持有人香港公司进行了全面调查了解,根据了解到的基本情况,制订了解决问题的可行方案。

(一)因大陆出资人设立香港公司存在违法性,以及存在规避法律的违法行为,国家商标总局作为行政机关批准其受让山东公司注册商标的行政行为违法。据此,代理委托人在北京市知识产权法院,以行政机关为被告,以商标转受让双方为第三人,提起行政诉讼,要求确认批准商标转让的行政行为违法,裁定撤销转让审批,并恢复到转让前的状态。

(二)在香港公司受让商标(2010年3月10日-2012年3月10日)满两年之日起,向国家商标总局递交因注册商标三年不使用而应当予以撤销的申请。

(三)与此同时,安排委托人对“奇美橱柜”、“奇美”字号等申请商标注册。

(四)在委托人启动上述法律程序后,香港公司在太原市中级人民法院对委托人提起了注册商标专用权侵权赔偿的民事诉讼,直接暴露了香港公司受让商标的目的。

【争议焦点】

(一)行政诉讼案:委托人是否具有行政诉讼原告的诉讼主体资格?是否超过了行政诉讼的起诉期限?

(二)注册商标撤销案:注册商标连续三年不使用的证据是否充分?该法条的立法目的是什么?可能涉及的法律程序有商标局、商标评审委员会的两次行政裁决程序以及知识产权法院一审诉讼、北京市高级人民法院的二审诉讼程序。

(三)商标侵权赔偿案:委托人单独使用企业字号的行为是否构成对商标权人注册商标专用权的侵权?如何认定侵权赔偿的金额?

(四)在启动商标三年不使用的撤销程序期间,商标持有人基于对被撤销商标的专用权,能否继续申请与被撤销商标相近的类似商标?以备原商标撤销后仍持有类似商标。

【律师代理思路】

(一)全面调查了解与案件有关的一切事实,熟悉相关的法律法规规定及立法目的;多个法律程序同时启动;

(二)充分揭示对方的违法行为及规避法律的事实;向主管部门和司法机关充分反映香港公司的违法行为,配合已经启动的法律程序;

(三)认真做好每一个法律程序中的律师工作,充分发挥律师的优势,全力以赴争取最有利于委托人的结果;

(四)通过目标商标的撤销程序,中止商标侵权赔偿案的审理。

【案件结果概述】

(一)确认转让审批行为违法的行政诉讼案,驳回了原告(委托人)的诉讼请求;

(二)就撤销注册商标连续三年不使用案,商标总局驳回了申请人(委托人)的申请;决定复审程序中,商标评审委员会支持了申请人(委托人)的申请;

(三)北京知识产权法院一审行政诉讼、北京高院二审均维持了商评委的裁定,目标商标因连续三年不使用被撤销;

(四)因注册商标被撤销,起诉委托人因使用企业字号而侵犯注册商标专用权一案的原告(香港公司)主动撤回起诉。

(五)基于被撤销的目标商标在撤销程序启动之后,香港公司又申请注册的相关商标,在律师代理委托人提出商标异议和无效宣告的程序中,被商标局、商评委予以撤销或宣告无效。

【相关法律规定解读】

《商标法》第三十二条:申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。本条是关于保护在先权利和禁止恶意抢注的规定。申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,是指在商标注册申请人提出注册申请之前,他人已经取得的权利,比如,外观设计权、著作权、企业名称权等等。商标权容易与这些权利发生冲突,所以本条规定规定申请商标注册不应损害他人现有在先权利,即不得将他人已获得的外观设计权、企业名称权等作为商标申请注册。

《商标法》第三十五条:对初步审定公告的商标提出异议的,商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由,经调查核实后,自公告期满之日起十二个月内做出是否准予注册的决定,并书面通知异议人和被异议人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长六个月。本条是关于商标异议程序和核准注册的规定。包括对异议理由和异议主体、异议的审查部门和异议提出的时间,都做出了具体的规定。

《商标法》第四十四条:已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。本条是关于对违法商标法有关不得作为商标使用、注册规定的注册商标,以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册商标的处理规定。

《商标法》第四十九条:商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。

注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。本条是关于对使用注册商标的违法行为的处理、以及撤销成为其核定使用的商品的通用名称及无正当理由连续三年不使用的注册商标的规定。

【案例评析】

本案因使用企业字号与注册商标相冲突而引发;围绕目标商标被撤销与商标侵权,商标再申请与商标无效宣告,通过诉讼程序解决法律问题及通过信访途径举报违法行为而展开。是律师非诉讼思路与诉讼手段相结合的典型案例。本案最终结果与代理律师采用非诉讼思路和方法所设计的专业解决方案密不可分。

本案办理过程中形成的解决方案、思路和所要实现的目标,贯穿于行政诉讼、商标侵权诉讼,以及商标行政裁决的全过程。多个法律程序中,通过律师的尽职调查、系统策划、充分准备、密切跟踪、积极应对和细致工作,最终达到了委托人化解经营风险、实现企业字号与注册商标相统一的经营目标。

目标商标由于原商标人(山东公司)因停止使用才进行了转让,而受让人香港公司不以使用为目的的转让行为造成注册商标连续多年不使用,说明市场经济中部分主体是出于诉讼索赔目的来申请或受让商标的,值得相关企业警惕。

【结语和建议】

商标“申请在先”是我国商标的基本制度。本案将注册长达20年之久的一件注册商标,由于企业名称权和商标权冲突纠纷,并且引发商标行政确权纠纷诉讼、商标侵权诉讼,而经过长达四年时间商标确权的行政、司法的法律程序后完成撤销,难度很大,实属不易。期间所引发的商标连续三年停止使用、商标再申请、商标许可备案、商标使用证据质证、答辩、商标异议、商标宣告无效、商标评审、商标侵权纠纷诉讼和行政纠纷诉讼等各种法律救济手段,对律师运用非诉讼思路与诉讼手段相结合,解决知识产权业务实际操作和对知识产权法律等综合能力,都是考验和检验。其中解决问题的思路和所采取的专业对策值得总结和借鉴。

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